Condition de distinctivité – La procédure d’enregistrement de marque à l’INPI

Le dépôt d’une marque auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) est soumis à des conditions de validité strictement encadrées par le Code de la propriété intellectuelle. Parmi ces conditions, le caractère distinctif du signe est fondamental : une marque doit permettre d’identifier l’origine commerciale d’un produit ou d’un service et de la distinguer de ceux d’autrui.

L’absence de distinctivité peut conduire l’INPI à refuser provisoirement l’enregistrement de la marque. Ce refus peut être contesté dans un délai fixé par l’INPI, au terme duquel l’Institut peut confirmer ou lever son refus.

1. Le fondement : Article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, motifs absolus de refus

Cet article énonce les motifs pour lesquels une marque ne peut être enregistrée :

« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclarés nuls : (…)

2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3° Une marque composée exclusivement d'éléments ou d'indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation du service ; (…)

8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (…) »

Ce texte fonde notamment le refus des marques descriptives, génériques ou trompeuses.

2. Comment contester un refus d’enregistrement provisoire de marque ?

Lorsqu’un refus provisoire est notifié par l’INPI, le déposant dispose d’un délai pour présenter des observations en réponse.

Lorsque ce refus provisoire est fondé sur le caractère descriptif de la marque et/ou sur l’absence de caractère distinctif de celle-ci, il appartiendra au déposant de démontrer au contraire que les termes composant la marque :

• Permettent au public pertinent de penser que les produits et services en cause proviennent d’une entreprise déterminée ;
• Ne sont pas la dénomination nécessaire, générique ou usuelle des produits et services visés au dépôt.

En cas de maintien du refus après observations, un recours peut être formé devant la Cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision définitive de l’INPI (art. R.411-21 CPI).

La Cour d’appel de Bordeaux est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l’INPI lorsque le demandeur a son domicile ou son siège dans son ressort.

3. Exemples jurisprudentiels

Il n’est pas toujours aisé d’obtenir l’annulation d’une décision de rejet de l’INPI (a), bien que les Cours d’appel n’hésitent pas à les annuler lorsque le signe présente en réalité un caractère distinctif suffisant (b).

a) Exemple « GIANT »

L’INPI a rendu une décision de rejet de la demande d’enregistrement de la marque « GIANT » en raison de l’absence de caractère distinctif intrinsèque.

La société Quick a introduit un recours afin de solliciter l’annulation de cette décision :

La Cour d’appel rappelle que :

• Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
• Un signe, pour être distinctif et pouvoir constituer une marque, doit revêtir un caractère suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu’il désigne et permettre au public concerné d’attribuer à une entreprise déterminée ces produits ou services. S’agissant de produits destinés au grand public, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif.

En l’espèce, le signe GIANT sera compris comme faisant référence aux portions très importantes des produits visés. Le signe ne remplira donc pas la fonction essentielle de la marque qui est de permettre de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

La Cour d’appel a donc rejeté le recours formé contre la décision de l’INPI.

CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 11 févr. 2022, n° 18/17342

b) Exemple « Le FRENCHY »

L’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de marque « LE FRENCHY » de la société GUERLAIN au motif qu’elle « ne pourrait être appréhendée par le public pertinent que comme désignant une catégorie de produits – en l’occurrence, des produits d’origine française ou fabriqués en France – sans lui permettre d’en déterminer l’origine commerciale, que le signe était donc inapte à remplir la fonction essentielle de la marque ».

La société GUERLAIN a introduit un recours à l’encontre de cette décision.

La Cour d’appel a jugé que « Considérés ensemble, l’article français LE et le terme FRENCHY évoqueront une personne représentant un art de vivre à la française, un esprit, un style, une manière d’être ou d’agir typiquement français et non pas directement un produit d’origine française ou fabriqué en France. (…)

Le signe 'LE FRENCHY’ constitue une combinaison syntaxique inhabituelle et arbitraire au regard des produits de parfumerie et cosmétiques visés par la demande d’enregistrement (…).

Ce signe ne conduira pas le consommateur à établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits de parfumerie et de cosmétique visés par la demande, et ce même en admettant que la France ait une notoriété particulière dans le domaine de la parfumerie et des cosmétiques, comme le soutient sans cependant l’établir le directeur général de l’INPI. (…) Le signe n’est donc pas intrinsèquement dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ».

La Cour d’appel a annulé la décision rendue par l’INPI qui avait rejeté la demande d’enregistrement.

CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 22 sept. 2020, n° 19/07389

Si vous êtes concerné(e) par un refus d’enregistrement de marque par l’INPI, n’hésitez pas à me contacter.