Avocat et dépôt de marque

Qu’il s’agisse d’un projet de marque française, de l’Union européenne ou internationale, il est indispensable de faire appel à un avocat pour déposer sa marque. Cela peut également être le cas lorsque vous choisissez la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne de votre société…

La valeur d’une société étant indissociable de la capacité de ses clients à l’identifier, le choix du nom de celle-ci doit être au cœur de sa stratégie de développement.

Si la fidélisation d’une clientèle suppose le choix d’un nom attractif, il faut cependant que ce nom soit également disponible et conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Les conséquences d’un « mauvais choix » peuvent être importante.

En effet, l'atteinte portée au droit du titulaire d’une marque antérieure constitue une contrefaçon (article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle) pouvant conduire à une condamnation à d'importants dommages et intérêts. En outre, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne de reproduire ou d’imiter une marque en violation des droits conférés par son enregistrement (article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle).

Il convient donc de s’assurer, avant de déposer un signe à titre de marque de :

• Sa disponibilité : si le nom choisi porte atteinte à des droits antérieurs (marque mais également dénomination sociale, nom de domaine…), il existe un risque important d’opposition ou par la suite d’action en contrefaçon ou en concurrence déloyale !  
• Sa distinctivité : une marque doit permettre de distinguer les produits ou services d’une société de ceux d’une autre société. Le nom ne doit donc notamment pas être descriptif des produits et services qu’il désigne. Par exemple, vous ne pouvez pas déposer la marque « JOLIE FRAMBOISE » pour vendre des framboises.

D’autres choix stratégiques doivent être effectués afin que le dépôt de marque soit efficace et permette de protéger le signe distinctif sous lequel le titulaire proposera ses produits et services :

• Le choix du territoire sur lequel on souhaite que la protection soit effective : la France, l’Union européenne, certains pays précis.
• Le choix de la forme que l’on souhaite protéger : un mot (signe verbal), un logo (signe figuratif), etc.
• Le choix de l’étendu de la protection. Il est notamment indispensable de bien délimiter les produits et services désignés par la marque. Une délimitation trop stricte ne vous protègera pas suffisamment. Au contraire, une délimitation trop large vous expose à des contentieux, un tiers pouvant par exemple solliciter la déchéance pour inexploitation de votre marque.
• Le choix du titulaire des droits sur la marque : une société ou une personne physique. Si le dirigeant d’une société décide de déposer la marque en son nom personnel, mais que celle-ci est exploitée par la société, il faudra conclure un contrat de licence et faire inscrire celui-ci auprès de l’Office des marques concerné. La question de la titularité des droits sera également cruciale lors de la vente d’une société.

Une protection efficace du patrimoine immatériel des sociétés implique donc un travail d’analyse préalable ainsi que la mise en place d’une veille sécurisant dans le temps la valeur de ce patrimoine.

Dans ce cadre, je propose :

• L’étude de la distinctivité du signe envisagé ;
• La réalisation d’une recherche d’antériorité ;
• La rédaction d’un libellé spécifique des produits et services désignés par la marque ;
• L’accompagnement dans le choix du territoire et de la stratégie de protection ;
• Le dépôt de la marque auprès d’un ou plusieurs offices (INPI, EUIPO, WIPO, etc…)
• La rédaction des contrats portant sur la marque et leur inscription auprès de l’office concerné ;
• La protection de la marque par la mise en place d’une surveillance de celle-ci.